V tomto vydání zakončíme seriál o IP mediacích a jejich využití při řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví nahlédnutím do zahraničí. Konkrétně se zaměříme na zkušenosti a na mediační případy úspěšně vyřešené v Arbitrážním a mediačním centru Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a v Singapuru.

Arbitrážní a mediační centrum WIPO (dále jen „centrum WIPO“) provádí časově a nákladově efektivní možnosti alternativního řešení sporů (ADR), jako je mediace, arbitráž, zrychlená arbitráž a expertní rozhodnutí, které soukromým stranám umožní urovnat jejich domácí nebo přeshraniční obchodní spory. Centrum WIPO je mezinárodní a specializuje se na IP a technologické spory. Centrum WIPO je také globálním lídrem v poskytování služeb řešení sporů o doménová jména. Níže jsou uvedeny příklady úspěšně provedených mediací podle pravidel WIPO.

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce
s Úřadem průmyslového vlastnictví

Zprostředkování farmaceutického sporu

Evropská univerzita, která má v několika zemích přihlášky farmaceutických patentů, vyjednala licenční opční smlouvu s evropskou farmaceutickou společností. Farmaceutická společnost opci využila a strany začaly jednat o licenční smlouvě. Po třech letech jednání se strany nedokázaly dohodnout na podmínkách licence. V tomto okamžiku strany předložily společnou žádost o zprostředkování WIPO. Jednodenní setkání umožnilo stranám identifikovat problémy a prohloubit jejich pochopení právních okolností. Na tomto základě strany pokračovaly v přímých jednáních mezi sebou a dosáhly dohody o urovnání.

Zprostředkování sporu v automobilovém průmyslu

Americký výrobce automobilových komponentů uzavřel dohodu o narovnání ve formě patentové licence s jedním ze svých evropských konkurentů. Tato dohoda obsahovala doložku o řešení sporů odkazující na zprostředkování WIPO, po níž v případě, že nedojde k urovnání, bude následovat arbitráž WIPO s tříčlenným tribunálem. Dva roky po uzavření dohody o narovnání podala americká společnost žádost o zprostředkování s údajným porušením jejích amerických patentů a nárokem na licenční poplatky za licencovanou technologii automobilových dílů. V žádosti byly uvedeny preferované kvalifikace příslušného zprostředkovatele a centrum WIPO poskytlo stranám seznam kandidátů se specifickými odbornými znalostmi v oblasti patentů a příslušné technologie. Strany si vybraly jednoho z doporučených mediátorů, který svolal dvoudenní jednání. Setkání zahrnovalo různá zasedání výboru a strany se zapojily do neustálé výměny návrhů a diskuzí. Tato jednání se týkala výše licenčních poplatků požadovaných americkou společností a nového projednání podmínek licence týkající se plateb licenčních poplatků. Na konci slyšení se strany dohodly na termínovém listu, který stanoví podmínky konečné dohody, což stranám umožnilo efektivně pokračovat ve svých obchodních aktivitách na tomto trhu.

Zprostředkování sporu o patentové licence

Technologická konzultační společnost, která vlastní patenty na třech kontinentech, odhalila patentovaný vynález významnému výrobci v rámci konzultační smlouvy. Smlouva nepřevedla ani nelicencovala žádná práva na výrobce. Když výrobce začal prodávat produkty, u kterých poradenská společnost tvrdila, že obsahují patentovaný vynález, pohrozila poradenská společnost zahájením soudního řízení o porušení patentu ve všech jurisdikcích, ve kterých poradenská společnost držela patenty. Strany začaly s pomocí externích odborníků vyjednávat o patentové licenci, ale nedokázaly se dohodnout na licenčním poplatku, protože mnohamiliónové odškodné, které konzultační společnost požadovala, výrazně převyšovalo částku, kterou byl výrobce ochoten nabídnout. Strany předložily svůj spor k mediaci podle pravidel WIPO. Centrum WIPO stranám navrhlo potenciální zprostředkovatele se specifickými odbornými znalostmi v oblasti patentů a příslušné technologie. Strany si zvolily jednoho z těchto mediátorů, kteří vedli dvoudenní jednání, na kterém nakonec strany dospěly k urovnání, které se týkalo nejen otázky licenčních poplatků, ale také dohody o budoucích poradenských smlouvách. Mediace tak napomohla k přeměně nepřátelské situace, kdy se strany připravovaly na zdlouhavé a nákladné soudní spory, na takovou, v níž byly schopny uzavřít dohodu, která vyhovuje obchodním zájmům obou stran a zajišťuje ziskové využití technologie ve službách těchto zájmů. Centrum WIPO společně s mediátorem připravilo podrobnější popis vývoje této mediace
WIPO krok za krokem.

Zprostředkování sporu o koexistenci ochranné známky

Poté, co mezi nimi vznikl spor, požádala severoamerická společnost o mediaci se dvěma italskými společnostmi a jednou španělskou společností na základě dohody, kterou strany uzavřely o mediaci podle pravidel WIPO pro mediaci. Cílem mediace bylo pomoci stranám vyhnout se záměně a zpronevěře jejich podobných ochranných známek a regulovat budoucí používání jejich známek. Ačkoli byla jako jazyk řízení dohodnuta italština, jakákoli dohoda o narovnání byla zaznamenána v italštině i angličtině. Centrum
WIPO stranám navrhlo potenciální mediátory se specifickými odbornými znalostmi v oblasti evropského práva ochranných známek a plynulostí v italštině a angličtině. Strany si vybraly italského mediátora s praxí v oblasti ochranných známek. Mediátor provedl úvodní telefonickou konferenci s právníky stran, ve které naplánoval načasování mediace, a dohodl se na postupu. O dva měsíce později se mediátor setkal se stranami na dvoudenním zasedání v Miláně. Jednání se konalo na společném zasedání s výjimkou dvou krátkých volebních výborů. Na konci druhého dne byly strany – s pomocí mediátora – schopny sepsat a podepsat dohodu o urovnání pokrývající všechny nevyřešené sporné otázky.

Zprostředkování sporu ve vydavatelském průmyslu

Nizozemská společnost uzavřela s francouzskou společností autorská práva na vydání technické publikace. Licenční smlouva obsahuje mediační doložku WIPO. Nabyvatel licence se stal insolventním a nesplácel licenční poplatky. Když poskytovatel licence požádal o mediační řízení, centrum po konzultaci se stranami a se souhlasem soudem jmenovaného likvidátora jmenovalo jako mediátora odborníka na duševní vlastnictví. Po dvou schůzkách mezi stranami a mediátorem byla uzavřena dohoda o narovnání.

Zprostředkování sporu o kolektivní správu práv

V souvislosti se sporem mezi řadou národních a mezinárodních provozovatelů televizního vysílání a různými organizacemi pro kolektivní správu práv z několika evropských zemí o licenčních poplatcích, které mají být organizacemi pro kolektivní správu práv rozděleny, se strany rozhodly předložit spor mediaci WIPO. Na žádost stran jmenovalo centrum WIPO zkušeného mediátora a právního experta na některé aspekty autorských práv. Dvě mediační schůzky umožnily stranám identifikovat sporné problémy a související zájmy; na konci druhého setkání byly strany schopny uzavřít dohodu o úplném narovnání.

Zprostředkování telekomunikačního sporu

Vývojář softwaru se sídlem ve Spojených státech licencoval softwarové aplikace evropskému poskytovateli telekomunikačních služeb. Dohoda obsahovala klauzuli o předkládání sporů mediaci WIPO, po níž v případě neexistence urovnání následovala urychlená arbitráž WIPO. Vznikl spor o to, zda byl držitel licence oprávněn umožnit určitým přidruženým stranám přístup k softwaru a zda byly s ohledem na tyto třetí strany splatné dodatečné licenční poplatky. Spor byl předložen k mediaci WIPO. S ohledem na kritéria určená stranami navrhlo centrum WIPO jako zprostředkovatele několik kandidátů se zkušenostmi v oblasti licencování softwaru a jmenovalo zprostředkovatele podle preferencí stran. Mediační sezení se konala na místě, které vyhovovalo oběma stranám. Strany vytvořily vzájemně přijatelný rámec pro proces mediace a vyřešily řadu sporných otázek. S využitím některých možností vyvinutých během mediace pokračovala přímá jednání mezi stranami i po ukončení mediace s cílem vyřešit jejich zbývající problémy. Urychlená arbitráž WIPO nebyla zahájena.

Zprostředkování softwarového sporu

Veřejné výzkumné centrum se sídlem v Evropě a technologická společnost sídlící rovněž v Evropě podepsaly dohodu o výzkumu a vývoji zaměřenou na vývoj technologických vylepšení softwaru pro fonetické rozpoznávání. Dohoda obsahovala mediační doložku podle pravidel WIPO. Po několika letech přestala technologická společnost dodržovat dohodnutý splátkový kalendář s tím, že výzkumné centrum nesplnilo stanovené cíle, a přijala jednostranná rozhodnutí, včetně najímání dalších výzkumných skupin mimo vztah, zatímco smlouva s výzkumným centrem byla stále v platnosti. Výzkumné centrum zahájilo mediaci s uplatněním náhrady škody. Centrum WIPO navrhlo jako mediátora právníka se zkušenostmi s technologickými zakázkami. Po několika měsících intenzivních vyjednávání za podpory mediátora uzavřely strany dohodu o narovnání.

Zprostředkování sporu o platformu IT

Evropská letecká společnost uzavřela smlouvu s americkou softwarovou společností o vývoji celosvětové platformy pro řízení prodeje letenek. Následovala smlouva o profesionálních službách, která obsahovala podrobnější popis projektu a podpůrných služeb, které má softwarová společnost poskytovat. Druhá dohoda zahrnovala mediaci WIPO, po níž následovala urychlená rozhodčí doložka WIPO. Letecká společnost za aplikaci zaplatila několik miliónů USD. O několik let později letecká společnost smlouvu vypověděla. Softwarová společnost v reakci na to tvrdila, že ukončením práva letecké společnosti na aplikaci zanikla, a požádala o vrácení softwaru. Letecká společnost byla toho názoru, že je oprávněna ponechat si softwarovou aplikaci a zahájila zprostředkování. Výsledkem mediace byla nová licence mezi stranami.

Zprostředkování týkající se zdravotnických prostředků

Dvě společnosti zabývající se zdravotnickými prostředky se sídlem v Asii uzavřely řadu dohod o vývoji specializovaného zdravotnického prostředku, který lze přizpůsobit konkrétnímu pa­cientovi. Mezi stranami vznikl spor ohledně neoprávněného použití IP a důvěrných informací týkajících se patentových přihlášek stran. V průběhu rozhodčího řízení se strany dohodly na přerušení rozhodčího řízení na dva měsíce, aby se pokusily spor vyřešit prostřednictvím zprostředkování WIPO. V souladu s tím strany společně požádaly centrum WIPO, aby jmenovalo prostředníka se zkušenostmi v oblasti zprostředkování patentových sporů. Po několika mediačních schůzkách strany pokračovaly v jednáních a uzavřely dohodu o narovnání.

Zprostředkování sporu ve vydavatelském průmyslu

Vydavatelství uzavřelo smlouvu se softwarovou společností na vývoj nové webové prezentace. Projekt musel být dokončen do jednoho roku a zahrnoval klauzuli o předkládání sporů mediaci WIPO, a pokud by nebylo možné dosáhnout urovnání do 60 dnů, urychlené arbitráži WIPO. Po 18 měsících nebylo vydavatelství spokojeno se službami developera, odmítlo zaplatit, pohrozilo odstoupením od smlouvy a požadovalo náhradu škody. Nakladatelství podalo žádost o zprostředkování. Zatímco se stranám nepodařilo dosáhnout urovnání, mediace jim umožnila zaměřit se na otázky, které byly řešeny v následném zrychleném rozhodčím řízení.

Online zprostředkování softwarového sporu WIPO

Evropský vývojář softwaru uzavřel s evropským zákazníkem licenční smlouvu na software, která obsahovala smluvní doložku zajišťující mediaci WIPO, po níž následoval soudní spor. Ve sporu ohledně neuskutečnění smlouvy a souvisejících nároků na náhradu škody zahájily strany mediaci a centrum WIPO jmenovalo mediátora se zkušenostmi s technologickými zakázkami. Mediační sezení probíhala výhradně online s živým tlumočením a do šesti měsíců od zahájení mediace byla uzavřena dohoda o narovnání.

Zprostředkování biotechnologického sporu

Francouzská a německá společnost uzavřely dohodu o spolupráci na vývoji lidské protilátky pro léčbu závažného onemocnění. O dva roky později francouzskou společnost získala americká společnost. Německý subjekt tvrdil, že americká korporace krátce poté způsobila zadržení určitých plateb požadovaných podle dohody o spolupráci, podala žalobu pro porušení smlouvy proti americké korporaci u okresního soudu ve Spojených státech. Americká korporace podala proti německé společnosti protinávrhy na zrušení a porušení smlouvy. Po více než ročním soudním řízení strany přijaly návrh soudce na předložení jejich sporu k mediaci a podaly společnou žádost o mediaci centru WIPO. Když se strany nemohly dohodnout na jménu mediátora, centrum WIPO předložilo stranám ke zvážení seznam pěti možných kandidátů splňujících kritéria stanovená stranami v jejich mediační dohodě. Po určité diskuzi se strany dohodly na jednom z kandidátů navržených Centrem WIPO, americkým právníkem v oblasti duševního vlastnictví se značnými zprostředkovacími zkušenostmi. Mediátor vedl setkání se stranami ve Spojených státech. Přímým důsledkem facilitativní role mediátora v průběhu případu bylo, že strany spor urovnaly šest měsíců po zahájení mediace.

Zdroj: WIPO Mediation Case Examples,
dostupné online na www.wipo.int/amc/en/
mediation/case-example.html

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát
ředitel IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz