IP mediace je možné využití v celé řadě případů, kdy předmětem sporu je právo k duševnímu vlastnictví. Smírné urovnání sporu je například výslovně upraveno v § 26b zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) přihlašovateli a namítajícímu na základě jejich společné žádosti stanoví v průběhu námitkového řízení lhůtu alespoň dvou měsíců ke smírnému urovnání.

Jde tedy o možnost využít jednání o smíru za účasti IP mediátora v rámci řízení o námitkách vyplývající z transpozice čl. 43 odst. 3 harmonizační směrnice 2015/2436.

Tento materiál publikujeme na základě spolupráce
s Úřadem průmyslového vlastnictví

Již z důvodové zprávy vyplývá, že smírné urovnání je procesní postup, který umožní účastníkům řízení o námitkách, které je řízením inter partes, dohodnout se o rozsahu práv uplatněných proti přihlášenému označení. Pokud účastníci řízení o námitkách společně požádají o možnost smírného urovnání, je jim poskytnuta lhůta a Úřad poté rozhodne v rozsahu smíru. Tento smír může být výsledkem předcházejícího mediačního jednání mezi stranami za účasti IP mediátora. Tím samozřejmě nejsou dotčena případná další práva a povinnosti účastníků řízení, vyplývající z uzavřené mediační dohody, která je obvykle mnohem širší a zahrnuje například podmínky koexistence sporných označení na určitém území.

IP mediaci lze dále s úspěchem využít ve sporech o označení původu a zeměpisných označení. Možnost smírného urovnání takového sporu je upravena v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně podle § 21 odst. 3, § 22a a 22b tohoto zákona Úřad vyzve strany sporu (žadatele a namítajícího), aby smírným jednáním rozpor odstranili. K tomu jim Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že námitka byla vzata zpět. Spor mezi žadatelem a namítajícím může být odstraněn mezi stranami na základě mediačního jednání u IP mediátora.

V těchto dvou případech přímo zvláštní zákony na ochranu duševního (průmyslového) vlastnictví výslovně upravují, resp. předpokládají, možnost smírného řešení sporu mezi účastníky řízení, aniž by však výslovně upravovaly možnost řešení jejich sporu ADR metodami. Přesto nic nebrání stranám sporu (účastníkům řízení), aby se dohodly na smírném urovnání sporu mimo probíhající správní řízení právě za účasti IP mediátora, který je odborníkem v této oblasti.

Dalším praktickým případem, kdy lze IP mediaci velmi efektivně využít, jsou spory o práva původců na odměnu. Není totiž vždy snadné včas rozpoznat, zda bylo vytvořeno technické řešení, které má komerční potenciál a může být přihlášeno jako vynález nebo užitný vzor. Přitom tato fáze je zásadní nejen pro vznik práva zaměstnavatele na patent, ale i pro nárok zaměstnance na přiměřenou odměnu.

Podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, platí, že vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu. V případě, že zaměstnavatel neuplatní ve lhůtě tří měsíců od shora uvedeného vyrozumění vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost.

Tento postup zpravidla nečiní žádné větší potíže, pokud jej podniky mají zachyceny ve svých interních předpisech. Spor však může nastat ohledně okamžiku uplatnění práva na patent, zejména s ohledem na posouzení úplnosti podkladů, výkresové dokumentace, popisu technického řešení, praktických zkoušek apod., kdy současně vzniká původci právo na odměnu. Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má totiž právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání. Je proto potřeba věnovat náležitou pozornost nastavení pravidel pro výpočet a úhradu přiměřené odměny za vytvoření vynálezu.

V případě podnikového vynálezu vzniká právo původce na přiměřenou odměnu tedy již v okamžiku uplatnění práva zaměstnavatele na patent. To platí i pro případ užitného vzoru podle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech. V obou případech zákon pracuje s tezí, že pro výši odměny je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosaženým jeho možným využitím nebo jiným uplatněním. To znamená, že původci vzniká právo na přiměřenou odměnu i tehdy, pokud zaměstnavatel sice uplatnil právo na patent, avšak nepodal patentovou přihlášku nebo vynález jinak komerčně nevyužil.

Oproti tomu v případě průmyslového vzoru podle zákona č. 207/200 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, má původce vůči zadavateli podle 13 odst. 4 sice rovněž právo na přiměřenou odměnu, ale s tím, že při stanovení výše odměny se vychází z přínosu dosaženého reálným užíváním průmyslového vzoru nebo jeho jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zadavatele na vytvoření průmyslového vzoru a k rozsahu zadání původci. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru, má původce i v tomto případě právo na dodatečné vypořádání.

Jak bylo uvedeno shora, původce má právo na přiměřenou odměnu již okamžikem vzniku práva na patent nebo užitný vzor. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu (užitného vzoru), má původce právo na dodatečné vypořádání. Obdobně to platí i v případě průmyslového vzoru, avšak s tou výjimkou, že se v tomto případě vychází z přínosu dosaženého skutečným užíváním průmyslového vzoru. Ve všech těchto fázích může dojít ke sporu ohledně vzniku práva původce na přiměřenou odměnu a její výši, jakož i o způsobu výpočtu a splatnosti dodatečného vypořádání. Spory, které při stanovení přiměřené odměny mohou vzniknout, je vždy žádoucí řešit především dohodou mezi původcem a zaměstnavatelem. V těchto vztazích může jinak dojít k nenapravitelným ztrátám vzájemné důvěry, rozpadu výzkumného týmu, ztrátě zakázek, ohrožení splnění termínu projektu, apod. Vážnější situace nastane v případě vzniku vleklého soudního sporu o výši odměny, která může vést i k nežádoucímu transferu výsledků výzkumu a vývoje, know-how a obchodního tajemství do firmy zaměstnance či do zahraničí. Ale o tom zase příště.

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát
ředitel IP mediačního centra Praha,
zapsaný ústav

Kontakty:
IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav
Na Stráži 1306/5, 180 00 Praha 8
tel.: +420 283 843 130, mobil: +420 602 331 905
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ipmediace.cz